Williamson v. Citrix Online : The Demise, Return, and Second - PowerPoint PPT Presentation

Williamson v. Citrix Online : The Demise, Return, and Second Demise(?) of Functional Claiming

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Functional claims describe an element in terms of the desired result rather than how that result is achieved: • a ¡fastening ¡means ¡for ¡connec.ng ¡said ¡thermostat ¡to ¡a ¡ wall ¡ • so3ware ¡means ¡for ¡acknowledging ¡shipment ¡of ¡an ¡ order ¡from ¡a ¡remote ¡sta.on ¡ • a ¡heuris.c ¡for ¡determining ¡that ¡the ¡one ¡or ¡more ¡ finger ¡contacts ¡correspond ¡to ¡a ¡command ¡ • atoms ¡configured ¡in ¡a ¡way ¡that ¡reduces ¡human ¡ cholesterol ¡

Halliburton ¡Oil ¡Well ¡Cemen1ng ¡Co. ¡v. ¡Walker ¡ ¡ 329 ¡U.S. ¡1 ¡(1946) ¡ • Claim ¡element: ¡“means ¡connected ¡with ¡the ¡well ¡ for ¡indica.ng ¡the ¡elapsed ¡.me ¡for ¡the ¡wave ¡to ¡ traverse ¡the ¡space ¡to ¡the ¡well ¡boIom ¡and ¡return ¡ to ¡the ¡surface ” ¡ • Held invalid because it “describes this most crucial element . . . in terms of what it will do rather than in terms of its own physical characteristics or its arrangement.” • Court’s concern was policing claim scope.

General ¡Electric ¡Co. ¡v. ¡Wabash ¡Appliance ¡Corp., ¡ ¡ 304 ¡U.S. ¡364 ¡(1938) ¡ ¡ • Claim ¡element: ¡“compara.vely ¡large ¡grains ¡of ¡ such ¡size ¡and ¡contour ¡as ¡to ¡prevent ¡ substan.al ¡sagging ¡and ¡offseNng” • Held invalid because it did not properly describe the invention but used "conveniently functional language at the exact point of novelty” • Cited in Halliburton –claim did not not include the word ‘means’

1952 ¡Patent ¡Act ¡ An element in a claim . . . may be expressed as a means or step for performing a speci fi ed function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the speci fi cation and equivalents thereof. 35 ¡U.S.C. ¡§ ¡112(f) ¡

Intent ¡or ¡Scope ¡Theory ¡ • Is ¡112(f) ¡something ¡applicants ¡can ¡chose ¡to ¡ invoke ¡by ¡using ¡the ¡word ¡‘means’? • Or ¡is ¡112(f) ¡a ¡limit ¡on ¡claim ¡scope? ¡

Intent ¡Theory ¡Won ¡ We have repeatedly characterized this presumption as “strong” and “not readily overcome” and, as such, have “seldom” held that a limitation without recitation of “means” is a means-plus-function limitation. Apple ¡Inc. ¡v. ¡Motorola, ¡Inc. , ¡757 ¡F.3d ¡1286 ¡(2014) ¡(ci.ng ¡ Ligh1ng ¡World, ¡Inc. ¡v. ¡Birchwood ¡Ligh1ng , ¡Inc., ¡382 ¡F.3d ¡ 1354 ¡(Fed. ¡Cir. ¡2004)) ¡

http://patentlyo.com/patent/2014/01/what-does-it-mean-for-a-device-to-be-configured-to-perform-a-particular-function.html

http://xkcd.com/1425/

Williamson ¡v. ¡Citrix ¡Online , ¡ ¡ 792 ¡F.3d ¡1339 ¡(Fed. ¡Cir. ¡2015) ¡ ¡ ¡ Claim: ¡ a ¡distributed ¡learning ¡control ¡module ¡for ¡ receiving ¡communica1ons ¡transmiGed ¡between ¡the ¡ presenter ¡and ¡the ¡audience ¡member ¡computer ¡ systems ¡and ¡for ¡relaying ¡the ¡communica1ons ¡to ¡an ¡ intended ¡receiving ¡computer ¡system ¡and ¡for ¡ coordina1ng ¡the ¡opera1on ¡of ¡the ¡streaming ¡data ¡ module. ¡

Williamson ¡v. ¡Citrix ¡Online , ¡ ¡ 792 ¡F.3d ¡1339 ¡(Fed. ¡Cir. ¡2015) ¡ ¡ Majority: ¡ ¡ [W]e ¡will ¡apply ¡the ¡presump.on ¡as ¡we ¡have ¡done ¡ prior ¡to ¡ Ligh1ng ¡World , ¡without ¡requiring ¡any ¡ heightened ¡eviden.ary ¡showing ¡and ¡expressly ¡ overrule ¡the ¡characteriza.on ¡of ¡that ¡presump.on ¡as ¡ “strong.” ¡We ¡also ¡overrule ¡the ¡strict ¡requirement ¡of ¡ “a ¡showing ¡that ¡the ¡limita.on ¡essen.ally ¡is ¡devoid ¡ of ¡anything ¡that ¡can ¡be ¡construed ¡as ¡structure.” ¡